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Marchio collettivo e marchio di certificazione, alto potenziale inespresso

II marchio collettivo e il marchio di certificazione UE – disciplinati dallo European Union Trademark Regulation (EUTRM, reg. UE 2017/1001) – hanno un alto potenziale tuttora inespresso, nella filiera agroalimentare.

I requisiti di novità, legittimità e capacità distintiva a cui risponde il diritto dei marchi si applicano anche a questi segni atti a distinguere i prodotti e servizi che seguono logiche condivise.

1) Marchio collettivo

1.1) Registrazione

Le associazioni di ‘fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico’ possono presentare la richiesta di registrazione di un marchio collettivo UE (EUTRM, art. 74.1. V. nota 1).

I marchi collettivi ‘possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi’. Senza tuttavia autorizzare i loro titolari a vietare a terzi l’uso nel commercio di riferimenti geografici, in conformità ‘alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non deve essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica’ (EUTRM, art. 74.2).

1.2) Regolamento d’uso

Entro due mesi dalla presentazione della domanda di registrazione, il richiedente deve depositare il regolamento d’uso del marchio collettivo, ove si devono indicare:

– persone abilitate a usare il marchio,

– condizioni di appartenenza all’associazione e, ove previste,

– condizioni per l’utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni.

Il regolamento d’uso di un marchio collettivo che comprenda riferimenti geografici ‘autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio’. (art. 74)

2) Marchio di certificazione

2.1) Certificazione e neutralità

Il marchio di certificazione UE – così designati in fase di deposito della domanda – vale a ‘distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio’, rispetto a prodotti e servizi non certificati, in relazione a:

– materiali,

– procedure di fabbricazione dei prodotti (o di prestazione dei servizi),

– qualità, precisione o altre caratteristiche, ‘a eccezione della provenienza geografica’ (EUTRM, art. 83.1).

Ogni persona fisica o giuridica – ‘tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico’ – può presentare domanda di marchio di certificazione UE, sotto condizione di neutralità. Vale a dire che il titolare del marchio può certificare i prodotti e i servizi che altri soggetti utilizzano nelle loro rispettive attività, ma non deve svolgere un’attività che comporta la fornitura dei prodotti o servizi oggetto di certificazione (EUTRM, art. 83.2).

2.2) Regolamento d’uso

La domanda di marchio di certificazione UE deve venire accompagnata, entro i due mesi successivi alla sua presentazione, dal suo regolamento d’uso. Esso deve specificare:

– le persone abilitate a usare il marchio,

– le caratteristiche che il marchio deve certificare,

– le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio,

– le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.

3) Marchi UE e marchi nazionali

Lo EU trade mark ‘ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione’. (EUTMR, art. 1.2).

La dir. UE 2015/2346 – recepita in Italia con d.lgs. 15/2019, che modifica il Codice di proprietà industriale (d.lgs. 10.2.05 n. 30) – ha a sua volta aggiornato le disposizioni in materia di marchi nazionali (2,3). La disciplina del marchio UE viene così, di fatto, riproposta a livello di singoli Stati membri. (4)

4) Conclusioni provvisorie

Entrambi i marchi UE, marchio collettivo e marchio di certificazione, consentono agli operatori di definire le regole condivise per caratterizzare un prodotto o servizio e proteggere il segno distintivo che vi si associa. Possono valere anche come ‘marchi ombrello’, a garanzia di un insieme di prodotti e servizi. (5) Anche in relazione ai territori, nel solo caso del marchio collettivo. (6)

Ridurre l’ambito di protezione del marchio a un solo territorio nazionale è senza dubbio più economico – poiché sono inferiori i costi di registrazione, come pure i rischi di opposizioni che comportano ulteriori spese – ma espone il suo titolare al rischio di ‘brand grabbing’ che ne preclude l’impiego in altri Paesi membri, qualora altri decidano di ivi registrare un marchio anche identico.

Dario Dongo

Immagine di copertina da Fair World Project, ONG che promuove filiere bio, eque e solidali attraverso certificazione di parte terza

Note

(1) Reg. UE 2017/1001, sul marchio dell’Unione europeahttps://bit.ly/3CCWcwH

(2) Dir. UE 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Testo consolidato al 23.12.15 su Europa Lex, https://bit.ly/3N19E1W

(3) D.lgs. 20.2.19, n. 15. Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. Testo aggiornato al 30.12.21 su Normattiva, https://bit.ly/3Ij73gt

(4) Il codice di proprietà industriale in Italia ha oltretutto ipotizzato la possibilità di registrare un marchio di certificazione italiano anche per certificare la provenienza geografica di prodotti e servizi (art. 11-bis, comma 4. V. d.lgs. 10.2.05 n. 30, testo aggiornato al 30.7.21 su Normattiva, https://bit.ly/3qeMVWr). Tale norma è tuttavia in contrasto con le regole UE che vietano l’impiego di alcun riferimento geografico sia nel segno, sia nell’elenco dei prodotti e servizi, sia nel regolamento d’uso (reg. UE 2017/1001, art. 83.2). Ed è perciò incostituzionale e inefficace

(5) Dario Dongo. Etichette e pubblicità, principi e regole. Il Sole 24 Ore – Edagricole (Bologna, 2004). ISBN 8850651228

(6) I marchi collettivi geografici possono altresì venire utilizzati ‘unitamente alla denominazione di origine protetta’ (DOP) ‘o all’indicazione geografica protetta’ (IGP. V. reg. UE 1151/2012, art. 12)

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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